Cómo registrar tu marca o nombre comercial

09 Ago Cómo registrar tu marca o nombre comercial

¿Estás pensando en abrir una empresa, o lanzar un producto o servicio al mercado? ¿Te has planteado registrar tu propio marca o nombre comercial? En este artículo, Abogados Guerra, dará respuesta a las consultas más comunes que recibimos en esta materia, con nuestras recomendaciones.

¿Qué es una marca?

Puede constituir una marca todos aquellos signos que sean apropiados para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras y que puedan ser representados en el Registro de Marcas de tal manera que permita tanto, a las autoridades competentes, como al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Por ejemplo, podrán constituirse como marca:

1. Palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar las personas.
2. Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos, por ejemplo, la representación de un caballo que distingue la ropa de Ralph Lauren, o un cocodrilo para la ropa de vestir de Lacoste.
3. Las letras, las cifras y sus combinaciones, cómo, por ejemplo, MTV.
4. Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación, por ejemplo, la forma tridimensional del chocolate Toblerone.
5. Los sonidos, como el rugido del león de la Metro-Goldwyn-Mayor Lion Corporation.
6. Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores, por ejemplo, un nombre con un elemento figurativo como Adidas.

También se acepta el registro de marcas no convencionales, de dificultosa representación gráfica, como, por ejemplo, las marcas sonoras, las marcas olfativas y las marcas de color. Un ejemplo, sería el color rojo de la suela de los zapatos de Christian Louboutin, o el color azul que se ha reconocido como marca distintiva de las cremas Nivea.

Dicho eso, hay que decir que en la práctica es muy complicado lograr que una marca no convencional acceda con éxito al registro, al ser difícil cumplir con los requisitos legales establecidos. De hecho, para que Christian Louboutin lograse registrar como marca de color el color rojo para la suela de sus zapatos tuvo que llegar hasta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

¿Cuál es la diferencia entre una marca y un nombre comercial?

Es muy habitual que haya confusión entre lo que es una marca frente a un nombre comercial, dado que tienen muchos elementos en común, estando ambos regulados en la Ley de Marcas.

• Una marca es un signo que tiene como fin identificar los bienes y servicios de una empresa de los mismos de sus competidores. Es decir, busca dar distintividad a nuestros productos y servicios para poder diferenciarlos de nuestra competencia. Por ejemplo, Milka es una marca que identifica determinados productos de otros, como Lindt o Valor.

• A diferencia de una marca, el nombre comercial es un signo que identifica una empresa en el tráfico mercantil, con el objetivo de distinguir la actividad de dicha empresa de otras. Por ejemplo, Inditex es el nombre comercial que identifica a la empresa, mientras que la marca que utiliza para identificar sus productos es Zara.

En Abogados Guerra, por lo general, recomendamos que se proceda al registro de una marca en vez de un nombre comercial, teniendo en cuenta que las marcas se pueden registrar para un abanico más amplio de productos y servicios. Además, es importante tener en cuenta que no todos los países de nuestro entorno contemplan la figura de nombre comercial, mientras que una marca puede registrarse tanto a nivel europeo como a nivel internacional.

¿Por qué registrar una marca o nombre comercial?

El registro de una marca ofrece al titular determinados derechos que puede ejercer en el tráfico mercantil frente a terceros:

1. El derecho exclusivo de poder utilizarla en el mercado para los productos y servicios para los que fue registrada.
2. El derecho exclusivo de uso de una marca otorga a su titular el derecho a impedir que cualquier tercero pueda utilizar la marca para los mismos productos y servicios, o productos y servicios similares.

¿Qué pasa si no registro mi marca?

Aunque, legalmente, puedas usar una marca o nombre comercial sin proceder a su registro previo, es muy recomendable registrar la misma a nivel nacional o europeo para evitar tener problemas legales y económicos. Los dos posibles riesgos, en caso de no registrar su marca o nombre comercial son:

1. Que un tercero empiece a utilizar su marca, aprovechándose del renombre e inversión que haya realizado en la misma. Al no tenerla registrada, le será más difícil defender sus derechos. Ten en cuenta que el objetivo de registrar una marca es poder prohibir a terceros que hagan uso de la misma para los mismos productos y servicios, con la finalidad de que su marca sea distintiva de sólo sus productos y servicios.
2. También cabe la posibilidad que pueda estar haciendo uso de la marca registrada de un tercero, constituyendo una infracción de marca, la cual puede suponer el pago de una indemnización y el cese absoluto en el uso de la marca.  Por ejemplo, la cerveza conocida internacionalmente como Corona tuvo que ser registrada en España como Coronita dado que la marca Corona ya estaba registrada en nuestro territorio.

¿Cómo puedo registrar una marca?

El registro de una marca en España se hace ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), pudiendo hacerse de forma presencial o mediante la sede electrónica. Si quiere registrar su marca a nivel europea, para que tenga protección en los 27 países de la Unión Europea, la solicitud se presenta antes la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

En ambos casos es necesario pagar la tasa correspondiente y completar un formulario con todos los detalles de la solicitud, incluyendo los datos sobre la marca que se pretende solicitar.

A la hora de registrar una marca hay que determinar para qué productos y servicios se registra. Estos productos y servicios se definirán durante el proceso de solicitud de registro de marca, haciendo uso de la clasificación de Niza. La clasificación de Niza es una lista que ordena los principales productos y servicios que se encuentran en el mercado económico, separándolos en grupos enumerados del 1 al 45.

Es fundamental elegir bien las categorías establecidas en la clasificación de Niza para asegurar que la marca registrada cubre todos los productos y servicios para los que la vaya a utilizar. En caso de que no haya registrado una marca con relación a un producto en concreto, un tercero podría hacer uso de su marca con relación con dicho producto, siempre que no exista riesgo de confusión. Por tanto, es importante realizar la solicitud de marca con cautela, obteniendo asesoramiento legal previo para evitar problemas futuros. 

Antes de proceder con el registro de una marca, en Abogados Guerra recomendamos la realización de un estudio previo de la marca para asegurar que:

1. no existe ninguna marca anterior igual a la marca que quiere registrar, y;
2. que no existe ninguna marca sustancialmente similar para productos y/o servicios iguales o similares que pudiera suponer un problema para el registro de su marca. De esta forma, reducimos el riesgo de que su solicitud de marca sea rechazada, o bien anticiparse a cualquier tipo de oposición que la solicitud de marca pueda recibir.

Una vez que se haya presentado todos los documentos solicitados el tiempo estimado de resolución de la solicitud es de doce meses. Dicho eso, en caso de que un tercero se oponga a su solicitud el tiempo puede prolongarse a hasta veinte meses.

Claudia South